國家知識產(chǎn)權(quán)局于2017年3月1日公布了修改〈專利審查指南〉的決定，新修改的審查指南將自2017年4月1日起施行。這是繼2013年和2014年進(jìn)行的兩次實(shí)質(zhì)內(nèi)容調(diào)整后的第三次修改。此次修改涉及到了與商業(yè)模式、計(jì)算機(jī)程序有關(guān)的授權(quán)主題的審查、申請日后提交的實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)的審查、以及無效宣告程序的修改方式調(diào)整等熱點(diǎn)問題。下文是中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會專利商標(biāo)事務(wù)所就這些熱點(diǎn)內(nèi)容為尊敬的客戶準(zhǔn)備的簡要說明和專業(yè)意見。

提要

對《指南》第二部分第一章的修改 – 商業(yè)方法相關(guān)的發(fā)明成為可授權(quán)主題.

對《指南》第二部分第九章的修改 – 軟硬件定義的介質(zhì)權(quán)利要求和裝置權(quán)利要求成為可授權(quán)主題.

對《指南》第二部分第十章的修改 – 申請日后補(bǔ)充的實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)將予以考慮.

對《指南》第四部分的修改 – 無效宣告的審查程序中更靈活的修改方式.

對《指南》第五部分的修改 – 公眾可訪問的審查信息.

對《指南》第二部分第一章的修改 – 商業(yè)方法相關(guān)的發(fā)明成為可授權(quán)主題

近年來，以互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)為代表的計(jì)算機(jī)技術(shù)的發(fā)展有效推動了各行業(yè)商業(yè)模式的創(chuàng)新。為了滿足創(chuàng)新主體對與計(jì)算機(jī)技術(shù)結(jié)合的新的商業(yè)模式（例如與互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)結(jié)合的新的商業(yè)模式）的創(chuàng)新成果的專利保護(hù)需求，鼓勵(lì)此類商業(yè)模式創(chuàng)新，審查指南修改明確了“涉及商業(yè)模式的權(quán)利要求，如果既包含商業(yè)規(guī)則和方法的內(nèi)容，又包含技術(shù)特征，則不應(yīng)當(dāng)依據(jù)專利法第二十五條排除其獲得專利權(quán)的可能性”。由此，審查指南修改意圖澄清，只要包含技術(shù)特征，一項(xiàng)方案就不應(yīng)僅因其涉及商業(yè)模式而被排除在專利保護(hù)客體之外。

相應(yīng)地，審查指南修改刪除了原本不屬于專利保護(hù)的客體的一個(gè)例子（即例9），該例子涉及一種利用計(jì)算機(jī)程序來輔助進(jìn)行外語學(xué)習(xí)的系統(tǒng)。該不屬于專利保護(hù)的客體的例子的刪除表明今后對于專利保護(hù)客體的審查將不會像以往那樣僵化，而是會綜合考慮技術(shù)特征在整個(gè)商業(yè)方法方案中所起到的作用。

在涉及商業(yè)模式或商業(yè)方法的專利申請的撰寫和審查意見通知書的答復(fù)中，建議申請人盡量強(qiáng)調(diào)技術(shù)特征、該技術(shù)特征在整個(gè)方案中解決的技術(shù)問題以及該技術(shù)特征在解決該技術(shù)問題時(shí)所起到的作用。

對《指南》第二部分第九章的修改 – 軟硬件定義的介質(zhì)權(quán)利要求和裝置權(quán)利要求成為可授權(quán)主題

根據(jù)在先前的審查實(shí)踐，計(jì)算機(jī)程序以及特征僅在于計(jì)算機(jī)程序的載體（計(jì)算機(jī)可讀存儲介質(zhì)）屬于不可授予專利權(quán)的客體。此次審查指南修改強(qiáng)調(diào)了不屬于專利保護(hù)客體的計(jì)算機(jī)可讀存儲介質(zhì)僅僅是“僅由所記錄的程序本身限定的計(jì)算機(jī)可讀存儲介質(zhì)”，“本身”二字意圖將代碼化的指令序列與全部或部分基于程序處理流程的解決方案區(qū)分開。換言之，如果計(jì)算機(jī)可讀存儲介質(zhì)中所存儲的計(jì)算機(jī)程序體現(xiàn)的是解決技術(shù)問題的技術(shù)方案，則該計(jì)算機(jī)可讀存儲介質(zhì)屬于可授予專利權(quán)的客體。

審查指南修改還規(guī)定了，當(dāng)涉及計(jì)算機(jī)程序的發(fā)明寫成裝置權(quán)利要求時(shí)，該裝置的組成部分“不僅可以包括硬件，還可以包括軟件”，并且將“功能模塊”修改為“程序模塊”以更好體現(xiàn)這些模塊的技術(shù)屬性。因此，根據(jù)審查指南修改，涉及計(jì)算機(jī)程序的裝置權(quán)利要求不再被限制為寫成“模塊+功能”的形式，而是例如“處理器+存儲有計(jì)算機(jī)程序指令的存儲器”的其他權(quán)利要求撰寫形式也可以被接受。

與之前的審查實(shí)踐相比，此次審查指南修改使得對涉及計(jì)算機(jī)程序的發(fā)明的專利保護(hù)客體和撰寫形式的要求與美國的相關(guān)規(guī)定更加接近，具有重大的意義。

綜上，對于涉及計(jì)算機(jī)程序的發(fā)明，建議申請人根據(jù)實(shí)際需要而撰寫多種主題和撰寫形式的權(quán)利要求，權(quán)利要求的主題和撰寫形式可以包括：包括各個(gè)步驟的方法；計(jì)算機(jī)可讀存儲介質(zhì)，其上存儲有執(zhí)行各個(gè)步驟的計(jì)算機(jī)程序指令；包括執(zhí)行各個(gè)方法步驟的模塊的裝置；以及至少包括處理器和存儲器的裝置，其中存儲器中存儲有在運(yùn)行在處理器上時(shí)能夠執(zhí)行各個(gè)方法步驟的計(jì)算機(jī)程序指令。

對《指南》第二部分第十章的修改 – 申請日后補(bǔ)充的實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)將予以考慮

如何看待申請日后補(bǔ)充的實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)一直是困擾一些化學(xué)領(lǐng)域發(fā)明審查的難題。尤其是，此前專利審查指南在第二部分第十章明確規(guī)定，“申請日之后補(bǔ)交的實(shí)施例和實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)”在判斷充分公開問題時(shí)“不予考慮”。國家知識產(chǎn)權(quán)局認(rèn)識到了上述措辭一定程度上產(chǎn)生了誤導(dǎo)作用，令人認(rèn)為審查員對于補(bǔ)充的實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)看也不看、審也不審。

為澄清審查標(biāo)準(zhǔn)，審查指南修改刪除了上述表述，代之以“申請日后補(bǔ)交的實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)，審查員應(yīng)當(dāng)予以審查”。

同時(shí)，審查指南修改仍然堅(jiān)持了充分公開問題的判斷原則，即，判斷說明書是否充分公開，應(yīng)當(dāng)以原說明書和權(quán)利要求書記載的內(nèi)容為準(zhǔn)。這一原則是先申請制的體現(xiàn)，即所有的審查，包括充分公開的審查，都應(yīng)當(dāng)以原說明書和權(quán)利要求書的內(nèi)容為基礎(chǔ)。

為了體現(xiàn)這一判斷原則，對于申請日后補(bǔ)交的實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)，審查指南修改規(guī)定，所述補(bǔ)交的實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)所證明的技術(shù)效果，應(yīng)當(dāng)是所屬領(lǐng)域技術(shù)人員能夠從專利申請公開的內(nèi)容中得到的。上述措辭強(qiáng)調(diào)判斷的主體是所屬領(lǐng)域的技術(shù)人員，判斷的依據(jù)是原申請公開的內(nèi)容，判斷的對象是補(bǔ)充的實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)所主張的技術(shù)效果而非數(shù)據(jù)本身，從而避免了判斷的機(jī)械和僵化。也就是說，審查員應(yīng)當(dāng)避免過分關(guān)注實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)、實(shí)驗(yàn)方法是否一致這樣的形式問題，而應(yīng)當(dāng)站位本領(lǐng)域技術(shù)人員來判斷技術(shù)效果是否一致。

對《指南》第四部分的修改 – 無效宣告的審查程序中更靈活的修改方式

對于無效宣告的審查程序，本次審查指南修改涉及兩個(gè)方面：其一涉及對修改方式的進(jìn)一步放開，另一涉及相應(yīng)地?zé)o效理由的增加。

一直以來，根據(jù)專利審查指南，無效宣告審查程序中允許專利權(quán)人進(jìn)行的修改方式一般限于權(quán)利要求的刪除、合并和技術(shù)方案的刪除。審查指南修改中，將權(quán)利要求合并的方式刪除，代之以權(quán)利要求的進(jìn)一步限定，與此同時(shí)增加明顯錯(cuò)誤的修正的修改方式。

此處“權(quán)利要求的進(jìn)一步限定”限于在權(quán)利要求中補(bǔ)入其他權(quán)利要求中記載的一個(gè)或多個(gè)技術(shù)特征，而仍然不允許根據(jù)說明書記載的內(nèi)容對權(quán)利要求進(jìn)行修改。顯然，國知局力求在保障專利權(quán)人的權(quán)益和不損害社會公眾的信賴?yán)嬷g尋求合理的平衡。

關(guān)于明顯錯(cuò)誤的修正，由于現(xiàn)行專利法實(shí)施細(xì)則的限制，本次審查指南修改并不允許專利權(quán)人對說明書中存在的明顯錯(cuò)誤進(jìn)行修正。當(dāng)出現(xiàn)該情況時(shí)，專利權(quán)人可以對權(quán)利要求書中出現(xiàn)的明顯錯(cuò)誤進(jìn)行修正。在該修正得到審查部門認(rèn)可之后，專利局復(fù)審委員會可以根據(jù)實(shí)施細(xì)則第五十八條對說明書進(jìn)行相應(yīng)的更正。

針對專利權(quán)人以刪除以外的方式修改權(quán)利要求，請求人可以在指定期限內(nèi)針對修改內(nèi)容增加無效宣告理由。此處“刪除以外的方式”既包括“權(quán)利要求的進(jìn)一步限定”，也包括“明顯錯(cuò)誤的修正”。

此前指南規(guī)定，在專利權(quán)人進(jìn)行合并式修改后，請求人可以在指定期限內(nèi)增加無效理由。對此有一種誤解，認(rèn)為一旦專利權(quán)人進(jìn)行了合并式修改，則請求人可以全面補(bǔ)充無效理由。在本次審查指南修改中，明確了專利權(quán)人進(jìn)行刪除以外的方式后，請求人只能針對修改內(nèi)容增加無效宣告理由。這與一直以來的審查標(biāo)準(zhǔn)是一致的。

另外，此前指南規(guī)定專利權(quán)人進(jìn)行合并式修改或者提交反證后，請求人可以在指定期限內(nèi)補(bǔ)充證據(jù)。本次審查指南修改刪除了針對合并式修改（即修改后的“權(quán)利要求的進(jìn)一步限定”）方式下補(bǔ)充證據(jù)的情況。其理由是，權(quán)利要求的進(jìn)一步限定的修改方式是在權(quán)利要求書記載范圍內(nèi)進(jìn)行的修改，沒有超出授權(quán)權(quán)利要求的范圍，因此請求人不需要補(bǔ)充新的證據(jù)，只需要調(diào)整證據(jù)的組合方式即可。

對《指南》第五部分的修改 – 公眾可訪問的審查信息

為貫徹國務(wù)院71號文件[4]中“依法及時(shí)公開專利審查過程中信息”的要求，同時(shí)順應(yīng)Global Dossier審查信息共享的趨勢，此次指南的修改也涉及第五部分第四章的有關(guān)內(nèi)容。審查指南修改包括三個(gè)方面：

一、對于已經(jīng)公布但尚未公告授予專利權(quán)的發(fā)明專利申請案卷，可以查閱和復(fù)制的案卷信息，從時(shí)間上講，由此前的“直到公布日為止”擴(kuò)大到還包括實(shí)質(zhì)審查程序的信息；從內(nèi)容上講，擴(kuò)大到包括在實(shí)質(zhì)審查程序中向申請人發(fā)出的通知書、檢索報(bào)告和決定書。但是，申請人對審查意見通知書的答復(fù)以及對權(quán)利要求書的修改沒有包括在內(nèi)。

二、相應(yīng)地，對于已經(jīng)公告授予專利權(quán)的專利申請案卷，可以查閱和復(fù)制的內(nèi)容也包括了檢索報(bào)告。

三、此外，由于指南該章第5.2節(jié)之（1）已經(jīng)對允許查閱和復(fù)制的內(nèi)容進(jìn)行了規(guī)定，因此刪除了此前“除上述內(nèi)容外，其它文件不得查閱或者復(fù)制”的措辭。

來源：中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會專利商標(biāo)事務(wù)所 ? ??作者：魏小薇 , 柳冀?