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淺談專利布局的后期管理

淺談專利布局的后期管理-PatentHub專利檢索

對許多企業(yè)專利工作者來說,當(dāng)布局的專利組合都遞交申請后,專利布局工作似乎就差不多結(jié)束了。殊不知,專利布局的后期管理對專利組合的質(zhì)量以及專利組合能否有效發(fā)揮作用至關(guān)重要。本文從以下幾點(diǎn)淺談專利布局的后期管理工作:

一、授權(quán)管理

將專利組合遞交申請只是專利布局的萬里長征走出第一步,專利組合的質(zhì)量最終取決于該組合的授權(quán)文本質(zhì)量,因此對專利組合的審查階段進(jìn)行管理是極為重要的。

首先,要特別重視審查意見的答復(fù),既要盡力使專利獲得授權(quán),更要注意專利授權(quán)的范圍,所以對核心專利申請的審查意見答復(fù),要做到寸土必爭,不能輕易妥協(xié)。當(dāng)然,答復(fù)的過程中,還要注意言多必失,以免后期維權(quán)觸發(fā)禁止反悔原則,所以與審查員的電話溝通甚至是會(huì)見,是一個(gè)很重要的手段。此外,分案也是值得推薦的一種手段,在答復(fù)審查意見時(shí),保留有授權(quán)前景的權(quán)利要求以盡快獲得授權(quán),而對于專利性存在爭議的權(quán)利要求,則進(jìn)行分案,后期通過審查意見答復(fù)、復(fù)審等手段來爭取獲得較大的保護(hù)范圍。蘋果公司就非常善于通過與審查員會(huì)談來避免過多的意見陳述,通過查閱蘋果公司的專利的審查記錄,可以發(fā)現(xiàn)蘋果公司在USD622719等多件外觀設(shè)計(jì)專利的審查過程中都有Interview的記錄,盡管審查員記錄了會(huì)談的一些關(guān)鍵意見,但相比用長篇累牘的書面意見來說服審查員,顯然會(huì)談的說服效果更好,而且留下的記錄也更少。

如果專利組合的技術(shù)正在被他人使用,則應(yīng)時(shí)刻關(guān)注對方的使用情況,必要時(shí)可以采取分案申請、要求優(yōu)先權(quán)和主動(dòng)修改等方式,適當(dāng)修改權(quán)利要求的保護(hù)范圍,使專利的權(quán)利要求保護(hù)范圍始終能覆蓋到對方。專利申請?jiān)谧珜懙倪^程中,難免會(huì)出現(xiàn)在獨(dú)權(quán)中加入了非必要技術(shù)特征導(dǎo)致被競爭對手規(guī)避的情形,此時(shí)應(yīng)根據(jù)競爭對手產(chǎn)品的實(shí)際技術(shù)方案,通過分案申請、要求優(yōu)先權(quán)等手段來剔除權(quán)利要求中的非必要技術(shù)特征,使得權(quán)利要求的保護(hù)范圍能夠覆蓋到競爭對手產(chǎn)品。

當(dāng)發(fā)現(xiàn)有潛在侵權(quán)者時(shí),可以采取發(fā)明專利加快審查等手段,使專利盡快獲得授權(quán),以便在適當(dāng)?shù)臅r(shí)候可以進(jìn)行專利維權(quán)。筆者在進(jìn)行活水電熱水器專利組合的布局的時(shí)候,通過監(jiān)控競爭對手的專利動(dòng)態(tài),發(fā)現(xiàn)有競爭對手在跟進(jìn)活水技術(shù)的研發(fā),并且其技術(shù)方案落入了筆者公司的專利組合中部分發(fā)明專利申請的保護(hù)范圍,為此筆者在2014年底篩選出五項(xiàng)核心的發(fā)明專利申請,提交了發(fā)明專利加快審查的請求,半年時(shí)間內(nèi)即獲得四項(xiàng)發(fā)明專利授權(quán)。目前,競爭對手使用活水技術(shù)的產(chǎn)品發(fā)布超過半年之久仍未在市場上銷售,或與這幾項(xiàng)發(fā)明專利的威懾有一定的關(guān)系。

二、專利標(biāo)引

當(dāng)公司里有上千件甚至上萬件專利時(shí),如果平時(shí)沒有進(jìn)行恰當(dāng)?shù)膶@M合管理,則一旦遇到訴訟、許可等緊急事項(xiàng)時(shí),要挑出可用的專利,無異于大海撈針,費(fèi)時(shí)費(fèi)力。因此,對專利組合進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)引,將對有效運(yùn)用專利組合有著重要的影響??梢詮娜缦滤膫€(gè)方面對專利進(jìn)行標(biāo)引:

第一,根據(jù)產(chǎn)品類別、技術(shù)點(diǎn)等對公司的專利進(jìn)行標(biāo)引,一件專利可以對應(yīng)于一個(gè)或者多個(gè)技術(shù)點(diǎn),也即一件專利可以有多個(gè)標(biāo)簽,具有共同標(biāo)簽的專利可以構(gòu)成一個(gè)專利組合。以電熱水器領(lǐng)域的專利為例,可根據(jù)部件分類對專利打上內(nèi)膽、加熱器、控制器、進(jìn)出水管等標(biāo)簽,根據(jù)技術(shù)效果分類對專利打上速熱、防漏電、高熱水輸出率、防漏水、排污等標(biāo)簽,甚至在筆者公司的活水專利組合中,還進(jìn)一步根據(jù)活水技術(shù)的發(fā)展脈絡(luò)給專利打上了機(jī)械活水、電子活水等標(biāo)簽。不同的標(biāo)引方式就好像不同的坐標(biāo)軸,通過多個(gè)坐標(biāo)軸的定位,可以從數(shù)千件專利中迅速找到所需的專利。

第二,對于通訊、多媒體等高度依賴于標(biāo)準(zhǔn)的行業(yè),則可以通過專利標(biāo)引將專利與對應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)關(guān)聯(lián)。當(dāng)然,對于其他行業(yè),將專利與標(biāo)準(zhǔn)關(guān)聯(lián)起來也是非常有必要的。

第三,定期或不定期地對競爭對手在市場上銷售的產(chǎn)品進(jìn)行分析,找出能夠覆蓋到這些競爭對手的產(chǎn)品的專利,對這些專利標(biāo)注競爭對手的名稱以及產(chǎn)品的型號(hào),甚至可以將一些證據(jù)文件也存放到該專利的對應(yīng)文件夾或條目下。

第四,根據(jù)專利的保護(hù)范圍及技術(shù)應(yīng)用情況等,對專利的重要性進(jìn)行分級(jí),分為核心專利、重點(diǎn)專利、一般專利和擬放棄專利等,并進(jìn)行對應(yīng)的標(biāo)引。專利重要性的分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)可根據(jù)公司的實(shí)際情況制定,可由專利、研發(fā)、營銷等部門的人分別從法律、技術(shù)、市場等維度對專利進(jìn)行評分,根據(jù)加權(quán)得分結(jié)果進(jìn)行分級(jí)。核心專利的數(shù)量建議控制在10%以內(nèi),擬放棄專利的數(shù)量控制在15%以內(nèi)。由于技術(shù)發(fā)展是動(dòng)態(tài)的,因此專利分級(jí)管理也應(yīng)該是動(dòng)態(tài)的,可每年或半年更新一次,當(dāng)存在專利管理經(jīng)費(fèi)壓力時(shí),可適當(dāng)放棄部分?jǐn)M放棄專利,降低維護(hù)成本。

需要說明的是,當(dāng)專利數(shù)量達(dá)到上千件時(shí),僅依靠excel表格進(jìn)行專利管理已存在諸多弊端,因此有必要引入或開發(fā)專利管理系統(tǒng)來管理專利資產(chǎn),引入或開發(fā)時(shí)專利管理系統(tǒng),需要注意該系統(tǒng)能否實(shí)現(xiàn)專利標(biāo)引功能。據(jù)筆者了解,目前大為、彼速等軟件公司開發(fā)的專利管理軟件,都可以實(shí)現(xiàn)專利標(biāo)引的功能,甚至還可以根據(jù)用戶的需求進(jìn)行定制化開發(fā)。

三、專利強(qiáng)化

當(dāng)一件專利有比較高的可能性被用于訴訟但訴訟還不是很緊迫時(shí),可以考慮采用以第三人名義無效自己專利的手段來鞏固專利權(quán)的穩(wěn)定性,也即找出一些無效證據(jù),并對這些無效證據(jù)進(jìn)行各種組合,結(jié)合各種無效理由,來無效自己的專利。這一專利強(qiáng)化策略的好處主要體現(xiàn)在兩個(gè)方面:一方面,可以根據(jù)證據(jù)情況對權(quán)利要求進(jìn)行修改,使專利權(quán)更穩(wěn)定,有利于加快后續(xù)維權(quán)程序的進(jìn)度;另一方面,當(dāng)這些理由和證據(jù)被考慮了,但仍然不能無效掉自己的專利時(shí),根據(jù)一事不再理原則,給后續(xù)的其他請求人提出無效請求設(shè)置較多的證據(jù)障礙,從而提高了專利權(quán)的穩(wěn)定性。但需要說明的是,此種手段適用于無效證據(jù)較少且專利權(quán)本身的穩(wěn)定性尚可的情形,應(yīng)用時(shí)應(yīng)注意評估相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)。

以上是筆者平時(shí)工作和學(xué)習(xí)過程中的一些思考,供初學(xué)者參考,也期待拋磚引玉,能引出其他同行的真知灼見。

文/唐立平 美的集團(tuán)專利主任工程師

源/中國企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)研究院

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